El sistema de protección de la marca en Estados Unidos tiene diferencias significativas en comparación con otros sistemas en el mundo, sobre todo si los comparamos con la regulación Europea y española en materia de propiedad industrial.
En general frente a la regulación de Europa en el ámbito marcario donde la protección a menudo se realiza como una medida preventiva antes del uso de una marca en el mercado mediante el registro de marca, en los Estados Unidos los signos distintivos se registran a nivel federal solo después de que ya se haya utilizado en el comercio dentro del territorio de los Estados Unidos.
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Tipos de marcas registradas en Estados Unidos
Tomando como referencia la subdivisión administrativa tripartita americana, que se desarrolla desde el nivel local (county), hasta el nivel estatal, hasta llegar al nivel federal, en los abogados de Estados Unidos diferencias varias formas de protección de una marca comercial:
- Common Law Rights: Derechos atribuidos a la marca sólo para el área geográfica en la que la marca fue utilizada comercialmente.
- Protección estatal al registrar una marca en los sistemas estatales. En este caso, sin embargo, la marca sólo estará protegida dentro de ese Estado. Para ampliar la protección, deberá registrarse a nivel de los sistemas de otros estados o a nivel federal.
- Protección federal, que brinda protección en todo EE. UU. y que permite el uso del símbolo ® después del registro.
- Protección internacional, a través del Protocolo de Madrid.
Características de la marca estadounidense
En términos de definición, en Estados Unidos una marca puede consistir en una palabra, una frase, un logo, un dibujo, o la combinación de estos elementos; puede ser en blanco y negro o en color, y debe estar asociada a los bienes y/o servicios ofrecidos por el propio titular de la marca, a través de clases de referencia identificadas por la United States Patent and Trademark Office (USPTO), que es la Oficina de Marcas y Autoridad de Registro de Patentes.
A modo de ejemplo, si desea registrar una marca para un producto como la pasta, la clase de referencia será la 030, mientras que para los servicios de restaurante será la clase 043. Nada le impide solicitar el registro de la misma marca para varios clases de bienes y servicios, incluso totalmente diferentes entre sí.
Sin embargo, no todas las marcas pueden registrarse. En primer lugar, la marca no debe ser similar a otra existente para la misma categoría de bienes y/o servicios, para evitar confusiones en el consumidor. Antes de proceder con una solicitud de registro y para evitar pérdidas innecesarias de tiempo y dinero, es recomendable realizar una investigación profunda sobre la existencia de marcas similares ya registradas en el sistema de la USPTO o en uso en el comercio estadounidense.
Además, una marca no puede contener banderas nacionales dentro de su diseño ni ser descriptiva del bien y/o servicio con el que está asociada (p. ej., «bronceador» para un protector solar) ni puede ser genérica (p. ej., «ojo» para anteojos ).
La fecha de presentación de la solicitud generalmente otorga «prioridad» a la marca y el registro tiene una vigencia de 10 años (con un cumplimiento intermedio entre 5 y 6 años), así como renovable por períodos de 10 años, siempre que la marca sea mantenido en uso en relación con los bienes y/o servicios con los que está asociado.
Registrar una marca comercial en Estados Unidos
La solicitud se presenta sobre la base de una «filing basis» específica, es decir, el fundamento legal para presentar la solicitud:
- Use in commerce basis (Trademark Act Section 1(a)), cuando el solicitante ya ha utilizado la marca en el comercio de los EE. UU. en relación con los productos y/o servicios identificados en la solicitud;
- Intent to Use basis (Trademark Act Section 1(b)), cuando el solicitante aún no ha comenzado a usar la marca en el mercado en el momento de la solicitud, pero tiene la intención, de buena fe, de usarla en breve. Como se mencionó anteriormente, la marca comercial solo se registrará cuando se proporcione prueba de que ha sido utilizada en el comercio de los EE. UU. en relación con los bienes y/o servicios a los que se hace referencia;
- Foreign Application basis (Trademark Act Section 44(d)), cuando el solicitante haya presentado, en los seis meses anteriores, una solicitud de registro en un sistema extranjero para la misma marca en relación con los mismos productos y/o servicios. En este caso, la «fecha de prioridad» de la solicitud presentada ante la USPTO coincide con la fecha en que se presentó la solicitud de registro en un sistema extranjero;
- Foreign Registration basis (Trademark Act Section 44(e)), cuando el solicitante ya ha obtenido el registro de la misma marca, para los mismos productos y/o servicios, en el país del titular.
La Section 66(b) del Trademark Act establece una “filing basis” adicional, a través de la extensión de la protección a los EE. UU. de una marca comercial internacional, registrada en el extranjero, en un Estado signatario, a través de la Oficina Internacional de la World Intellectual Property Organization (WIPO), de acuerdo con el Protocolo de Madrid.
El proceso de registro puede durar de 6 a 15 meses, dependiendo de la filing basis de presentación elegida y de la solicitud de más pruebas o información por parte del examinador de la USPTO. Tras el registro exitoso, se proporcionará un Certificado de registro y se podrá utilizar el símbolo ® junto a la marca comercial.
Debe tenerse en cuenta que obtener el registro de la marca propia, tanto en los EE. UU. como en otros lugares, no solo brinda protección legal contra quienes usan la marca de otros sin autorización o intentan registrar una similar para bienes y/o servicios similares, sino que aumentará el valor del mismo negocio al que se refiere, frente a los consumidores, inversores o compradores potenciales. Por estos motivos, es recomendable y aconsejable planificar con antelación, y con el apoyo de profesionales del sector, la entrada en el mercado estadounidense, también en lo que se refiere a la elección de la marca a utilizar.
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