Marcas registradas y dominios web

Abogado TICS

Hasta nuestro despacho de abogados llegan bastantes cuestiones relacionadas con el uso de marcas comerciales y el registro de nombres de dominios de internet vinculados a ellas. Ya sea por el desarrollo de una actividad complemetaria de la marca, por seguimiento, por fenómeno fan o incluso por estrategia de posicionamiento SEO, en muchas ocasiones una persona no titular de una marca registra y explota un nombre de dominio web que reproduce esa marca, o que tiene una proximidad fonética importante, o que simplimente añade una palabra genérica a la marca para lograr incluir en el propio dominio la marca y el sector al que pertenece. ¿Puede el titular de la marca reivindicar esos dominios web? Nuestros abogados intentarán en las siguientes líneas explicar la situación legislativa de forma sencilla. Recuerda que si tienes algún problema de Derecho y Nuevas Tecnologías puedes contactar con nuestro despacho usando este formulario.

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El titular de una marca registrada va a tener el uso y explotación exclusiva de la misma, ya sea de su denominación ya de su signo, logo o simbolo distintivo. Como consecuencia de tener registrada la marca, el titular puede impedir que los demás la se aprovechen de ella y prohibir que terceros sin su consentimiento usen la marca en el tráfico económico. Dentro de las facultades que se atribuyen al titular de la propiedad industrial encontraremos en el artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001 de 17 de diciembre como se señala expresamente en su apartado “e” que puede prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

A la vista de esta regulación parece claro que la titularidad de una marca es la base necesaria y suficiente para obtener la titularidad del nombre de dominio.

La cuestión se complica cuando los dominios web reivindicados no son reproducción de la marca si no una combinación de ésta con denominaciones genéricas o una expresión con proximidad fonética a la marca. Nuestro equipo de abogados expertos en internet aconsejan interpretar cada caso con cautela. El derecho de propiedad industrial no es un derecho ilimitado y hay que valorar cada supuesto con sumo cuidado atendiendo a los intereses en conflicto y a las necesidades de la empresa.

Dominios web

Por un lado encontramos como los tribunales han reconocido el derecho de los distribuidores o comercializadores de una marca para anunciar o publicitar la venta de los productos de la misma. Así con total claridad se manifestó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 4 de noviembre de 1997, en relación a la comercialización de la marca Parfums Christian Dior. Abogados para reclamaciones de dominios web de internet ante la wipo

Igualmente nos encontraríamos en el mismo caso de uso lícito de la marca, apuntan nuestros abogados especializados en nuevas tecnologías, cuando sea “necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios” conforme lo prevenido por el artículo 37 de la Ley de Marcas.

Nuestro equipo de abogados plantea la importancia de tener en cuenta si los dominios web impugnados inducen a la creencia de pertenencia de la información contenida en ellos a la marca. Así la replicación de contenidos, carácteristicas o imagen por parte del administrador o webmaster de un dominio que recrea la marca será susceptible de reivindicación por el titular de la misma en el ejercicio de las facultades que le atribuye su derecho de propiedad industrial. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo ratificó en aquellos casos en los que simplemente se añadía a la marca un término genérico vinculado a la explotación de la misma que no permitiera conocer que la información contenida en la web era ajena a la marca, como sucedió con la reivindicación del nombre de dominio bateriastudor.com.

La identidad de la web (y la denominación de su dominio) más allá de la marca, el uso basado en alguna de las facultades previstas en la propia Ley de Marcas como excepciones a la exclusividad o la diferenciación de su finalidad serán fundamentales para poder reivindicar los dominios web relacionados con la marca registrada.

Abogados propiedad intelectual

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80 Comentarios en “Marcas registradas y dominios web”

  1. Pingback: Bitacoras.com
  2. Hola, lo curioso es que me ha apsa lo mismo, ojala alguien me pueda ayudar.. tengo un dominio que es NuevaMarca.com es bastante generico, pero tengo miedo que se interprete como Marca.com y tenga problemas… he invertido trabajo y tiempo en la web.. y tengo miedo de tener problemas con Marca.com!

    Eso podría suceder?

  3. Hola Nikolas.

    “MARCA” es una marca que tiene un significado genérico más allá del diario.

    La colisión con la marca dependerá del uso que se de al sitio web. Si ofrece un contenido análogo al ofrecido por Marca.com sí podría ser considerado como una competencia parásita.

    Un saludo

  4. Bueno es un problema con las marcas registradas con nombres genéricos ya que muchas veces algunas web sin saberlo pueden registrar dominio que se compongan con nombres parecidos a estas aunque no tengan el mismo significado ni contenido, pueden estar infringiendo.

  5. Buenas, yo estoy en esa situacion. Compre un dominio hace tiempo y hace 2 meses ( 1 año despues ) han registrado la marca y han sacado un programa de TV. ¿ Tengo yo la culpa que se hayan aprovechado de mi idea ? ¿ Quiere eso decir que yo puedo registrar cualquier marca que tenga un dominio con miles o cientos de miles de visitas y decirle que me lo tiene que dar ? No le veo ningun sentido, se podrian sacar ( por no decir robar ) miles o millones de euros con esta practica facilmennte y sin mucho trabajo, me parece un sin sentido, aunque en muchas ocasiones asi es la “justicia” por desgracia. Un saludo

  6. Hola Roberto:
    En primer lugar el titular de un dominio que genera negocio puede registrarlo como marca y sin embargo no lo hizo, luego supone que no quería protegerlo. Es “justo” que quien voluntariamente no hace lo necesario para proteger un activo no sea protegido.
    No obstante cuando una marca es notoria en el tráfico puede oponerse a que sea registrada por otro de mala fe. Deberá impugnar el registro ante los tribunales e iniciar una reivindicación judicial.
    Saludos

  7. Puedo registrar como marca comercial un nombre bajo la licencia mit??como por ejemplo: Haiku(el sistema operativo),y en caso de poder hacerlo q derechos me daria?? Podria obtener los domnios q usen haiku para fines comerciales?

  8. Buenos días,

    Soy propietario del dominio www(.)nestlegold(.)com pero no lo he puesto en venta nunca ni lo he utilizado con mala fe. ¿Podría Nestle reclamar la titularidad del dominio? ¿estaría obligado a cederla gratuitamente? Gracias

  9. Hola Alberto.
    Dificil será que justifique el registro del dominio de buena fe (ignorando la existencia de la marca) cuando se refiere a una tan conocida como Nestle. Por otro lado no hay un uso que permita justificar el registro (ser distribuidor de la marca, por ejemplo), por lo que es probable que en caso de reclamación, le dieran la razón a la empresa titular de la marca.
    Saludos

  10. Buenas tardes;
    Quería consultarles lo siguiente: Tengo registrados los dominios (facebookandfacebook.com) y (twiterandtwiter.com). La verdad es que registré un dominio con un nombre normal y corriente, pero como ofrecían una oferta de tres x dos, pues vi esas combinaciones libres y los registré. Ahora me doy cuenta que posiblemente me haya metido en un problema.
    Quería que me aconsejaran sobre este tema.

  11. Buenos días,
    muy interesaren su artículo. Me gustaría hacerles llegar mi situación con un dominio. He comprado el dominio sxsw .es y lo he enlazado a un dominio de blog de WordPress, donde informo del festival SXSW de Austin, Texas en español. Pues bien ahora me escriben de SXSW diciéndome que quite la palabra “sxsw” de mi URL ya que tanto SXSW como South By South West son marcas registradas de ellos.
    Es perfectamente entendible, no obstante, ¿debo quitarlo de inmediato? o no habiendo mala fe como he leído en otros sitios, puedo seguir utilizándolo?. Es decir, no busco un beneficio económico, solamente informo de un festival en español, ya que no existen páginas españolas que lo hagan. Agradecería si me pudiesen asesorar un poco al respecto.

    Muchas gracias!
    David

  12. Hola David.
    En su conducta existe plenamente mala fe, ya que conoce la marca registrada y se dedica a comentar el producto de esa marca. No habría mala fe cuando se dedicase a comentar otra cosa totalmente diferente o complementaria sin utilizar la reputación de la marca ajena.
    Si los titulares de esa marca prefieren no comunicar en español están en su pleno derecho y podrán reclamar que se les asigne el dominio en cuestión.
    Saludos

  13. Bueno días,

    Tengo un negocio de alquiler y venta de vehiculos comerciales multimarca. Podria utilizar el dominio audirenting.com para redireccionar a un website especificio solo para productos de audi?

    Gracias,
    Un saludo, Jordi

  14. Hola, tengo un dominio de dos palabras, una de ella de marca registrada en canada. Me piden que les transfiera gratis el dominio. No tengo problemas en tranferirselo ( ahora lo tengo redireccionado a ellos ) pero quiero pedirles algo de dinero, no darselo gratis. Puedo legalmente pedirles dinero por la transferencia?

  15. Hola Guillermo.
    Si tiene redirigido el dominio no está realizando un uso legitimo, por lo que no tiene derecho a retenerlo. Si le pagan será exclusivamente porque no quieran problemas, no porque tenga derecho.
    Saludos

  16. Hola,

    Poseo el donimio “www.mango.moda” que hasta el momento no lo he utilizado. Si lo utilizo para cuestiones completamente ajenas a ropa o semejantes que puedan entrar en conflicto con la marca registrada ¿Hay algún problema en que utilice este dominio? He visto que la marca “mango” está registrada por distintas empresas para varios tipos de actividad. ¿Podría utilizarlo si no entro en conflicto con la actividad de ninguna de las empresas que tienen registrada la marca?

  17. Hola Jesús,

    Un tercero me ha ofrecido comprarme el dominio www. mango.moda. (Que no he utilizado) ¿Hay algún problema en que se lo venda?

  18. Buen día,

    No sé si sea un poco tarde para esta pregunta pero de igual forma me gustaría que la contestara.

    Si una persona tiene el dominio alarmamexico. com.mx y también la marca alarmamexico y yo registro mi dominio como alarmamexico. com pero mi marca algo como “SALVO ALARMAS”

    ¿Estoy en un problema?

    Saludos y muchas gracias!

  19. Hola buenas!

    Me gustaría que me informen si se puede utilizar un dominio que esta libre en internet para España (por ejemplo: greenbikes.es) y en holanda existe ya registrado el dominio (greenbike.nl) sin la “S” de “bikes” y con el final “nl”. Si es posible y no tiene conflicto entre dominios y marcas en ambos países. Si no esta registrado el “greenbike.nl en Oami o si lo estuviese. Las dos opciones. Muchas gracias

  20. Hola Juan:
    Dependerá del uso y de la finalidad. Si lo quiere para evitar la entrada de un competidor, no. Si lo quiere para vender “bicicletas verdes”, sí.
    Cada caso debe ser estudiado en función de las circunstancias.
    Saludos

  21. Buenos días,

    Tengo una duda acerca de mi página web. Compré un dominio web hace dos años para hacer visible en internet mi banda de música rock. Creé el espacio e invertí mucho tiempo en él. Actualmente tenemos cierta fama por lo que otra banda quiere robarnos nuestro nombre. Mi pregunta es, ¿puede esa banda registrar nuestro dominio y nuestro nombre en la patente de marcas y nombres comerciales y conseguir la propropiedad ? ¿Puede robarnoslo de alguna otra manera?

    Muchas gracias por su tiempo.

    Un cordial saludo.

  22. Hola Carlos.
    Si no han registrado su marca, cualquiera puede hacerlo. Otra cosa es que ustedes luego impugnen ese registro a través de un juicio mercantil.
    Si registran su nombre no se lo están “robando” puesto que son ustedes los que eligieron no protegerlo. Deberán acreditar un derecho preferente y la mala fe de quien registra.
    Saludos

  23. Hola, estoy recibiendo presiones por parte de KTM Motorcicles para que les traspase el dominio ktmspain.es por que segun dicen es de su propiedad y hago competencia desleal…mi foro es solo y exclusivamente para usuarios registrados amantes de las motos.
    ¿Tengo que ceder y como ellos me indican, registrarlo a su nombre?

  24. Hola Miguel.
    Para valorar si el uso es legitimo o no hay que estudiar tanto la marca que reivindica como el uso que se hace de ella. Si quiere que valoremos su situación personal no dude en contratar una consulta jurídica.
    Saludos

  25. Tengo una pregunta de si es verdadero o falso la siguiente afirmación:
    La inscripción de una marca en el Registro de Marcas me protege frente a reclamaciones de titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual anteriores sobre ese signo distintivo.

  26. Llevo usando un nombre comercial y una marca 2010 hace como 2 o 3 años registre el dominio.
    Ahora mi competencia a registrado la marca porque yo no me asesore y no sabia que debía hacerlo.
    Puedo reclamar la anulación y registrar yo la marca?

  27. Hola buenas, soy propietario de una marca registrada en España y Europa, y dispongo del dominio .es al igual que otros muchas extensiones de la misma marca, pero quisiera saber si tengo derecho a reclamar el .com
    Gracias.

  28. Hola, el registro de dominios. .Sex con nombres genéricos y/o registrados evidentemente con otro uso. Generaría algún conflicto?
    Un saludo

  29. Buenas tardes,

    Poseo una marca registrada y el dominio .com para la página web. Es posible que alguien compre el resto de dominios europeos? Pueden hacerlo mis distribuidores?

    Muchas gracias,

    Maria

  30. Hola. Una marca registrada con actividad genérica y nombre de ciudad (por ejemplo, cocinas Madrid) puede reclamar por la explotación de un dominio que se llame siguiendo el mismo ejemplo cocinasmadrid.net? Gracias

  31. Hola! Hablando de dominios y webs…quería haceros una consulta! Trabajo en un tienda online y estoy planteandome proponerle a mi jefe, que quiere vender la empresa, comprar no la sociedad,sino el dominio web, la marca… En este caso, si el aceptase, ¿ como valoró el valorar puede tener el dominio? ¿ Cuales serian los trámites para hacer efectiva la compra? Y ya por último…. Si llego a comprar el dominio, por ejemplo, imagínense que compro el dominio de Amazon, ¿todos los clientes, contactos, posicionamiento, nombre…seguirían funcionando igual en la sl que yo funde para seguir con el negocio? Gracias!!!!

  32. Hola Alexandra.
    Para valorar dominios puede contratar a un profesional que emita dictamen. Los clientes y contactos no tienen nada que ver con el dominio y el posicionamiento en parte sí, pero también depende de la web. Si quiere una valoración personalizada de su caso no dude en contratar una consulta jurídica.

  33. Buenas tardes

    Supongamos que existe una escuela de fútbol que lleva a cabo sus actividades en Valencia con dominio registrado playersfootball.com y con marca registrada players football y sl también constituida con esa denominación.

    ¿Podría yo registrar para mi escuela de fútbol en Madrid el dominio playerfootball.com y no tener ningún problema? ¿Podría reclamarme la cesión del dominio?

    Un saludo y muchas gracias

  34. Muchas gracias Jesús por responder.

    Pensaba que no entraban en colisión al operar en ciudades distintas y el dominio al tener una letra distinta.

    Un saludo

  35. Buenas tardes. Quiero montar una tienda online y pensaba probar a registrar la marca con un nombre que se me había ocurrido y me gustaba mucho, sin embargo el dominio está cogido y en venta por una cantidad de dinero enorme que no podría permitirme. Entiendo que aunque registre la marca, no podría reclamar el dominio, no? al existir este desde hace dos años…Debería simplemente pensar otro nombre? Gracias!

  36. Buenas. Desde hace años dispongo, pagado a mi nombre personal cada año, un dominio web acabado en .com del que ahora no tiene uso pero tengo pagado y registrado el dominio. Un club deportivo de la ciudad con el que coinciden iniciales y nombre, a través de un bufete de abogados me pide ahora que les devuelva el dominio o tomarán medidas legales. Yo no quiero devolver mi dominio que llevo pagando desde hace años y del que tengo proyectos por hacer. ¿Pueden quitarme el dominio? ¿que debo hacer para evitarlo? ¿que recomiendan?. Gracias.

  37. Buenas, Jesús, hace unos meses compré 40 dominios .club, sin tener ni idea de que todas las variantes de las extensiones correspondían, por defecto al nombre de una marca. ¿Entiendo que deberé darlos de baja?, como caixabank.club, bancsabadell.club, bancosantander.club. , cacaolat.club, moritz.club, etc.. bancopopular.club, también?. Existen muchos y muy diferentes bancopopular en el mundo…
    En fín, todo mi gozo en un pozo. ¿Mala fé? No creo, intentaba revenderlos por 100 euros a los olvidadizos propietarios.
    Qué me aconsejas?

  38. Hola buen dia, espero me puedan ayudar o asesorar respecto a lo siguiente:
    Yo tengo un dominio .com registrado desde el 2010 con una pagina de clasificados dirigida a nuestro pais Mexico, con anuncios gratis en el 2013 un licenciado me envio un correo ofreciendome comprar el dominio pero para ese tiempo yo habia invertido mucho tiempo ya en ese especificamente, en publicidad, di de alta el nombre en varios grupos sociales como facebook, youtube, etc y lo he estado promoviendo en la web, no se si el licenciado trabaje para otra persona q me llamo por telefono queriendome comprar el dominio .com que tengo yo registrado desde el 2010 y hasta la fecha lo tengo, esta segunda persona compro un dominio con el mismo nombre pero con terminacion .mx y puso tambien su pagina de clasificados argumentando en su publicidad que el dominio “X.mx ” estaba de regreso siendo que apenas habia comenzado.

    el dia que me hablo estaba trabajando y no le pude atender y le dije q me enviara mejor un correo para ver de que se trataba y me dice en su correo que el registro el nombre del dominio como marca registrada y que debemos de llegar a un acuerdo para venderle el .com que yo tengo, o de lo contrario ya no lo podre usar ni podre tener mi pagina en linea, yo no estoy interesado en venderlo ya que le he invertido sobre todo tiempo son seis años soy desarrollador y emprendedor libre, que puedo hacer para continuar con mi pagina en linea con mi dominio y sin tener problemas legales con esta persona. estoy obligado a venderselo??? puedo continuar con mi dominio en linea con mi pagina de anuncios clasificados sin problemas ya que yo registre en el 2010 el dominio y el esta tramitando apenas el registro de la marca.

    Espero me puedan orientar que puedo hacer o que me recomiendan para no tener problemas y continuar sin temor con mi pagina actualmente desactive los dns hasta que alguien me pueda orientar.

    Muchas Gracias por su Atencion y Ojala me puedan Orientar como puedo Resolver este Tema.

  39. Jesús.
    Obviamente “sin temor” no estará puesto que su posición puede ser atacada. Entendemos que el registrante de la marca está procediendo de mala fe. Hemos defendido situaciones como la suya en arbitrajes WIPO, pero como la legislación siempre establece el principio de protección de la marca registrada, nunca se puede tener seguridad plena.
    Si quiere que estudiemos su caso personalizadamente puede contratar una consulta jurídica

  40. Buenos ´días, me han expulsado de forma injusta de una asociación motorista en España sin ánimo de lucro. Tienen la marca registrada y los dominios.es y .com. He comprado los dominios .org, .info. y .net, con la intención de hacer una web donde aparecer yo con mi moto y contar mi versión de la historia. Posicionarla para que los usuarios que entre en google y busquen dicha asociación, se topen con mi web y puedan leer , mi experiencia y por que, de forma dictatorial me han expulsado. intentaré desarrollar mi relato sin difamar y aportando los correos, escritos mío y las contestaciones de ellos.
    ¿ puedo tener problemas por alojar dichos dominios y posicionarlos ? ¿ Puedo tener problemas ? . Los dominios estaban libres de compra.

  41. Buenos días, en primer lugar gracias por compartir su conocimiento y enhorabuena por su blog.

    Yo tengo una empresa con marca registrada desde hace tiempo. Actualmente me encuentro con el problema de que un cliente insatisfecho ha creado un foro cuyo dominio contiene mi marca y se está dedicando a difamarme. Este dominio se está posicionado muy bien y por lo tanto perjudicándome. Me gustaría saber si puedo hacer algo para evitarlo, no estoy seguro si es legal que utilice mi marca dentro del dominio de su foro:

    Ejemplo: http:// www. forocualquiercosa.com/0021-MIMARCA

    Muchas gracis

  42. Buenos días,

    Quiero iniciar un negocio de publicidad y al buscar información por internet he comprobado que el dominio está registrado y utilizándose pero la marca no se encuentra registrada.¿Puedo registrar la marca y después solicitar el dominio?¿Me pueden denunciar por registrar dicho nombre y solicitar el dominio al que tiene registrado el dominio?

    Saludos cordiales

  43. Estimado Enrique,
    Hace poco abrimos una agencia de viajes con nombre “Dénia Sun Travel”, compramos el dominio homónimo para nuestra web (que ya estamos utilizando) e intentamos registrar el nombre comercial.
    El problema que tenemos es que han denegado el nombre comercial por contener la marca “Dénia”, por lo que vamos a cambiar a otro nombre.
    Mi pregunta es: ¿Podemos seguir usando el dominio deniasuntravel aunque nos lo hayan denegado como nombre comercial? Es por no perder el posicionamiento y los potenciales clientes.
    Muchas gracias por todo.
    Saludos,
    Salvaodr

  44. German.
    Si se está utilizando de buena fe, en general no podría reclamar ese dominio. Usted conoce de la existencia de otro explotador antes de registrar su marca. Debe estudiarse caso por caso conociendo los detalles.

  45. Hola, hace un mes compré un dominio .es y después de ello, me percaté que el anterior propietario del dominio tiene información sobre dicho dominio populando en Internet con fecha del 2012 totalmente obsoleta y no vigente actualmente como es obvio. Ademas, por las caracteristicas del dominio las funciones que describe son similares a las mías en la actualidad.
    Esta información obsoleta está escrita en un blog asociado a una pagina web que corresponde a un grupo de empresas. El autor de dicho articulo según consta en dicho articulo es este grupo de empresas que según parece sigue activo actualmente, la que no está activa es la que tenía mi dominio.

    En fin, un poco lioso, el caso es que contacté con el que se supone es el director de este grupo de empresas despues de mucho esfuerzo y por un lado me dijo que no podía hacer nada y por otro que haría todo lo que estuviera en su mano. El caso es que al final me amenazó con abrir patente y cerrarme la web, algo que no venía ni al caso, puesto que lo único que le pedi es que elimianara esta información obsoleta.

    He hablado con google le explique el tema y me dijo que no podia eliminar nada puesto que el articulo está vinculado a una web activa y es el propietario de la misma quien debe eliminarlo, a dia de hoy ya ha pasado un mes y pico no han elimanado nada, ni contestan a ningún email.

    Mi pregunta es que podria hacer para para que este señor o empresa elimine esta información que no tiene ningún sentido que esté presente en Internet y además aparece debajo de mi web con el mismo dominio que el mio. ¿Seria conveniente abrir una marca comercial y denunciarlo?
    Gracias por adelantado.

  46. Hola María:
    Podría estudiarse el caso concreto, pero la mera referencia de información desactualizada no implica daño. Si se registra el dominio como marca, sí habría un uso ilegitimo.

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